商标权诉讼及顾问法律服务(含商标权侵权、商标使用许可、转让)



商标权诉讼及顾问法律服务(含商标权侵权、商标使用许可、转让)

  律七团拥有完整的商标权非诉讼和诉讼代理资质,公司中也有专业的商标注册师等专业人员,律七团在诉讼方面拥有经验丰富的商标纠纷诉讼律师,近年各企业对于商标权的重视程度不断提高,律七团为了更好地为客户提供全套的商标权服务,律七团独立成立了上海羽律知识产权代理有限公司,对于商标法律服务有兴趣的朋友,可以直接联系律七团团长戎兴旺律师13818086320或添加其微信。

   商标权诉讼案件主要有商标侵权案件、商标使用许可合同纠纷案件、注册商标转让合同纠纷案件。

  一、律七团提供的商标侵权案件诉讼服务包含如下方面:
   (1)未经注册商标所有人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的。这类案件有四种情况:1在同一种商品上使用与注册商标相同的商标;2在同一种商品上使用与注册商标相近似的商标;3在类似商品上使用与注册商标相同的商标;4在类似商品上使用与注册商标相近似的商标。
   (2)销售明知是假冒注册商标的商品。这是商品销售者实施的侵权行为。只要销售者主观上明知或者应知销售的是假冒注册商标的商品,即构成此类侵权行为。
   (3)伪造、擅自制造他人注册商标,或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识。这类侵权行为的表现形式主要有四种:1伪造他人注册商标标识;2未经商标权人委托或者授权而制造其注册商标标识;3超越商标权人授予的权限任意制造其注册商标标识;4销售属于伪造、擅自制造的注册商标标识。
   (4)给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为。

  律七团戎律师提醒:商标权侵权诉讼案件必须要注意的问题
   (1)查明商标权是否已经取得,或商标权的享有是否超过了法律规定的期限;
   (2)查明侵犯商标权的时间、地点、造成的影响,为此要全面搜集证据;
   (3)要及时地向人民法院提出采取强制停止侵权行为的措施。根据2001年12月25日最高人民法院颁布的《关于诉前停止侵犯注册商标专用权和保全证据适用法律问题的解释》规定,律师作为商标注册和利害关系人的代理人,应及时向法院提出诉前责令停止侵犯注册商标专用权或者保全证据的申请,切实保护商标注册人的合法权益。
   (4)确定商标侵权案件的管辖法院。由于商标侵权行为而引起的诉讼,管辖比较复杂。我国《民事诉讼法》规定:“因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为或者被告住所地人民法院管辖。”有时商标的侵权行为地既不在原告住所地,也不在被告住所地,而是在第三地,甚至第三地还不止一处。律师选择被告住所地起诉比较合适。
   (5)注意提出赔偿的请求。侵犯商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。如果不能确定侵权人因侵权所获得的利益,也不能够计算被侵权人因侵权事实所遭受的损失,法院将根据情节判决给予50万元以下的赔偿。

  二、律七团提供的商标使用许可合同诉讼服务,下面,律七团通过一起商标使用许可纠纷案,来讲述法律要点和应对措施:

  商标许可使用是商标使用的一种比较常见的形式,许可方通过商标许可不仅可以增加企业的经济效益,还能够拓展企业的品牌知名度,提高产品市场竞争力;对于被许可方来说,通过支出一定的费用,可以合法使用具有一定知名度的商标,也能提高产品市场的竞争力。但在实践中商标许可使用的法律风险并不少见。

  最为典型和引人关注的,是“王老吉”商标许可使用纠纷案。97年广药集团作为“王老吉”商标在大陆的专用权人与香港鸿道集团签订了商标许可使用合同,合同约定鸿道集团取得生产销售“王老吉”商标红色铁罐装及瓶装凉茶饮料的使用权,2000年双方再签合同,续约至2010年5月2日。后因广药集团原副董事长李益民收受贿赂,与鸿道集团签订了2份补充协议,分别将王老吉商标续租延长至2013年和2020年。2011年4月,广药集团向中国国际经济贸易仲裁委员会递交仲裁申请,要求仲裁广药集团与鸿道集团签署的2份补充协议无效,鸿道集团构成侵权并要求承担赔偿责任。贸仲委经审理后作出裁决,认为广药集团与鸿道集团签订的王老吉商标许可使用合同的2份补充协议无效,鸿道集团停止使用王老吉商标。仲裁结果作出后,鸿道集团可能即将面临巨额赔偿。在此纠纷期间,鸿道集团已经开始在做产品品牌过渡,年销售额达到了160多亿元。

  由以上“王老吉”案例可以看出,商标许可使用过程中,对风险的防控是至关重要的。针对商标许可使用过程中,律七团戎律师认为需要注意的法律风险主要有以下几点法律要点:

  1、关于商标许可使用调查
   为了规避风险,商标许可使用应进行前期的调查,对商标许可方而言,要调查被许可方的资信问题,同时还要调查被许可方的生产能力、管理能力等影响到自身商标使用的因素;对商标被许可方而言,则要掌握许可商标的基本信息,包括商标的类型、注册种类、注册地域、剩余年限、类似商标、商标许可或者转让等情况,通过前期的调查,减少合同履约中的纠纷风险。
   律七团建议:前期对商标许可的调查,不应只停留在形式调查上。实践中企业虽然在商标使用前进行了调查,但是调查基本上浮于形式,未进行实质性调查,建议通过多种方式深入企业生产线、办公场所、企业员工内部等调查。另外,值得注意的是,商标被许可方还应该注意许可商标是否注册、有无发生相关的法律争议,比如商标异议和侵权诉讼等,尽量规避支付了商标许可费用后,在使用过程中卷入侵权纠纷导致可能承担侵权赔偿责任。

  2、关于商标许可合同条款约定
   商标许可的法律风险主要来源于商标使用许可合同,即合同风险。合同应对双方的权利义务进行明确的约定,所以合同条款的设计至关重要。律七团戎律师认为应对以下条款加以特别注意:
   (1)对使用产品范围的约定
   商标许可方式主要有独占许可使用、排他许可使用、普通许可使用。普通许可方式在商标许可中最为常见,可以许可多人使用及商标权利人也可以使用,由于普通许可这一法律特性,在商标许可合同中,如果没有对使用的产品范围做出具体的约定,那么发生纠纷的几率就会增高,有可能给许可方和被许可方造成损失。
   律七团律师建议:在商标许可合同中,要具体约定使用的产品范围,通过合同限制性条款的约定,可以有效的避免因使用产品范围所产生的纠纷。然而通常情况下我们见到的合同约定对“范围”的约定仅限于地域范围的约定,实际上应对这个“范围”做广义的理解,应当包括商标图样的范围、商品的范围、地域范围等。通过合同限制性条款予以规避因对使用产品范围未明确引起的纠纷。
   (2)对后续事项的约定
   商标许可合同结束后,如何处理被许可方剩余未销售的货物?如何处理剩余的商标标识、印有商标标识的外包装物、宣传资料等?实践中,一些企业对这些后续事项的处理过于简单,如被许可方不得再使用商标等。但对于被许可方而言,长久使用的商标贯穿于企业的整个经济活动,若简单约定不得再使用,极容易发生侵权行为。另外,商标许可合同终止后,被许可人停止使用被许可商标,被许可商标上积累的商誉归许可人所有,虽然这已经是商标法领域的基本共识,但将之进行条款予以约定最佳。
   律七团戎律师建议:商标许可合同中,具体对剩余产品、积累商誉等后续事项进行约定,以降低由此引起的纠纷风险。

  3、关于禁止注册和使用的约定

  商标许可使用中,被许可人有可能会处于自身利益的考虑,培养自有品牌,将被许可的商标与自有商标组合使用,甚至对组合商标注册申请。
   律七团戎律师建议:可以通过许可合同约定被许可人的合同义务:1、未经商标权人的许可,不得将其他具有显著性的文字或图形与被许可商标进行组合使用和注册;2、未经商标权人的许可,不得使用和注册与被许可商标具有音译、意译或者其他称谓上关联性的文字或图形;3、任何与被许可商标有关联性的产品名称、企业商号、包装设计和广告宣传,未经商标权人审核和批准,不得使用和注册。

  4、关于使用许可合同的备案
   《商标法》第四十三条第三款规定“许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”该条款是对商标许可使用的备案的相关规定,旨在规范商标许可使用行为。
   律七团戎律师建议:如果商标许可使用没有按照法律法规的相关规定进行备案处理,不影响该合同的有效性,但此时合同的效力范围会受到限制,只在许可人和被许可人之间有效,不能对抗善意第三人。

  律七团拥有完整的商标权非诉讼和诉讼代理资质,其中,为了更好地为客户提供全套的商标权服务,律七团独立成立了上海羽律知识产权代理有限公司,律七团在诉讼方面拥有经验丰富的商标纠纷诉讼律师,对于商标法律服务有兴趣的朋友,可以直接联系律七团团长戎兴旺律师13818086320或添加其微信。

  三、律七团同时提供专业的商标权非诉讼法律服务

  律七团可以接受委托,以委托人的名义并为了委托人利益,在委托人的授权范围内,代理委托人办理商标注册申请、转让注册商标申请、商标使用许可以及代为办理被撤销注册商标后的复审申请等法律事务的行为。

  律七团商标非诉讼法律服务包括如下工作
   (1)接受委托
   委托人在办理商标注册申请、转让注册商标申请、商标使用许可以及办理被撤销注册商标后的复审申请等非诉讼法律事务过程中,可以委托律师代理。
   (2)代办商标注册申请
   商标注册申请,是指商标使用人为了取得商标专用权,将其使用的商标依照《商标法》规定的注册条件、原则和程序,向商标管理机关提出注册申请,经商标管理机关审查批准,授予申请人商标专用权的活动。具体程序为:
1)填写《商标注册申请书》,写明以下内容:申请注册商标的名称;使用商标的商品类别和商品名称;使用商标商品的主要用途;商品生产所执行的技术标准类别;申请人的名称或姓名、地址和营业执照号,并加盖申请人的印章。
2)附送10张商标图样。在送交正式图样前,律师应当就商标设计草图,附函说明注册的商品类别,向工商行政管理机关查询。查询后,如果没有混同,再将设计的正式商标图样送交。
3)附送有关证件。申请人申请药品商标注册,应当附送卫生行政部门发给的证明文件。申请卷烟、雪茄烟和有包装烟丝的商标注册,应当附送国家烟草主管机关批准生产的证明文件。
4)向当地工商行政管理机关交纳商标申请费和商标注册费。
   (3)代办商标注册申请中常见的问题
   我国主要实行商标自愿注册原则,但根据《商标法》的规定,符合条件的商标申请才能获准注册。商标注册的条件包括商标注册申请人应当具备的条件和申请注册的商标应当具备的条件两个方面。申请商标注册,应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称。同一申请人在不同类别的商品上使用同一商标的,应当按商品分类表提出申请。注册商标需要在同一类的其他商品上使用的,应当另行提出申请。
   (4)代办转让注册商标的申请
   注册商标转让,是指商标注册人在有效期内,依法定程序,将商标专用权转让给另一方的行为。其中律七团整理相关的程序和相关的要点如下:
1)要求转让人和受让人双方共同向商标局提出申请,共同填写《转让注册商标申请书》。申请书的内容包括商标的名称、转让人和受让人的地址、营业执照号等,并加盖双方的印章。
2)附送原《商标注册证》正本,即交回原《商标注册证》。
3)向当地工商行政管理机关交纳转让申请费和转让注册费。
4)转让的形式有两种:合同转让和继受转让。合同转让是指转让人和受让人通过签订合同的方式转让注册商标专用权。继受转让是指受让人通过法律上的承继关系而享有注册商标专用权的行为。
5)转让注册商标的,商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或近似的商标,必须一并登记。
6)转让国家规定必须使用注册商标的人用药品、烟草制品及其他商标的,受让人应当提供有关主管部门的批准文件。
   (5)律师代办商标使用许可法律事务
   商标使用许可,是指商标注册人以订立书面合同的形式,允许他人使用其注册商标。其中,律七团整理相关的程序和相关的要点如下:
1)要求许可人、被许可人双方签订《商标使用许可合同》。该合同应当包括以下条款:许可使用的形式;许可使用的注册商标的名称、注册证号、许可使用的注册商标的商品范围和名称;使用期限和产品销售区;许可使用费的数额和支付方式;商品质量的保证和监督办法及违约责任。
2)要求许可人、被许可人双方填写《商标使用许可合同备案表》。
3)将《商标使用许可合同》和《商标使用许可合同备案表》报国家商标管理机关备案和当地工商行政管理局存查。
4)明确商标使用许可的范围,不得超出商标注册的核定使用范围,被许可使用人只能自己使用,而无权再许可给第三人使用。
5)对于被许可使用人使用许可商标的商品质量,许可人享有质量控制权。被许可人如果不能保证商品质量,许可人有权制止被许可人出售使用该商标的商品。

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整理中

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2017